Come registrare un marchio già in uso: consigli, rischi, modifiche, decadenza

“Buongiorno, vorrei lanciare una linea di abbigliamento e registrare il marchio all’Ufficio Brevetti e Marchi. Tuttavia, dalle ricerche di anteriorità, risulta registrato uno molto simile a quello ideato da me per la stessa categoria di prodotti, e non solo. È anche vero, però, che di questo marchio non ho mai sentito parlare in relazione all’abbigliamento. Cosa mi consiglia di fare?”

Presupposto della domanda di registrazione del marchio è la “novità”. Questo presupposto può dirsi realizzato quando, per la medesima categoria di prodotti o servizi, il marchio in questione non è già utilizzato da un’altra impresa. È evidente che il presupposto della novità verrebbe meno nel Suo caso, dal momento che un marchio molto simile al Suo risulta essere già registrato per lo stesso genere di prodotti, cioè capi di abbigliamento. Perciò, è altamente probabile che, qualora provi a registrare il marchio cosi com’è, la Sua domanda venga respinta o contestata.

E allora cosa fare? Provare a registrare ugualmente il marchio, oppure modificarlo?

Dei rischi connessi alla prima ipotesi si è appena detto: la Sua domanda potrebbe essere respinta o contestata. La possibilità di procedere alla modifica del Suo marchio è, invece, un’alternativa valida ed efficace. Tuttavia, la modifica del marchio snatura l’idea originaria.

Come evitare questa soluzione?

Se Lei, come ha scritto, non ha mai sentito parlare di quel marchio (già registrato) in relazione alla classe merceologica di riferimento per i “capi di abbigliamento” (e cioè la classe merceologica n. 25, secondo la Classificazione di Nizza), si potrebbe tentare di verificare se quel marchio sia utilizzato o meno, al fine di ottenere, eventualmente, la decadenza.

L’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale prevede che «a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo».

Il legislatore ha perciò previsto che – per conservare l’esclusiva sul marchio –  è necessario utilizzarlo in maniera effettiva e continuativa. Lo scopo di tale disposizione è quello di evitare (o ridurre) il sovraffollamento del registro marchi a causa di segni non usati nonché evitare distorsioni della concorrenza in presenza di marchi che, in difetto di utilizzo, occupano il registro senza alcuno scopo, se non quello di sottrarsi al mercato.

Attenzione però, il mancato uso procrastinato oltre il termine di cinque anni non determina, automaticamente, la decadenza della registrazione; infatti, sarà Lei che, nel contesto di un’azione legale instaurata davanti il Tribunale, dovrà chiedere la decadenza del marchio per non uso. A tal proposito l’articolo 122 del codice di proprietà industriale stabilisce che può richiedere la decadenza per non uso chiunque vi abbia interesse. Non solo tutti gli operatori economici già presenti nel settore cui si riferisce l’esclusiva, ma anche quelli che sono prossimi a entrarci. Quindi, qualunque imprenditore concorrente, anche soltanto potenziale, che ritenga l’esistenza del marchio d’intralcio alla sua attività, senza peraltro dover necessariamente dimostrare un interesse più specifico, quale, per esempio, la “commercializzazione di prodotti specificamente interferenti con la privativa oggetto di attacco” (secondo il Tribunale di Torino del 12 dicembre 2008).

Come provare il non uso?

La recente riforma della materia ha introdotto un’inversione dell’onere della prova: spetterà al titolare dimostrare l’uso effettivo laddove, precedentemente, chi avviava l’azione di decadenza doveva provare (tramite costosi rapporti investigativi e indagini demoscopiche) il mancato uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione.

*Studio Legale Bernardini de Pace